3.2       Kasus International

Meski memang sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai merek. Tetapi dalam penegakannya dan pelaksanaannya dilapangan tidak bisa lepas dari persengketaan. Dalam kasus sengketa merek “LOTTO” misalnya oleh perusahaan Singapura dan pengusaha Indonesia. Kasus ini terjadi antara Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd yang dimana adalah pemakai pertama merek “LOTTO” untuk barang-barang seperti pakaian jadi, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang, rok span, tas, koper, dompet, ikat pinggang, sepatu, sepatu olah raga, baju olah raga, kaos kaki olah raga, raket, bola jaring (net), sandal, selop, dan topi, dengan Hadi Darsono seorang pengusaha dari Indonesia yang produk handuk dan sapu tangannya yang juga menggunakan nama “LOTTO” sebagai merek. Merasa dirugikan akibat kesamaan merek perusahaan LOTTO Singapura pun membawa masalah persengketaan ini ke Pengadilan Negeri.

Atas kasus ini memang merek tidak hanya berperan sebagai pengenal tetapi harus juga sebuah simbol atau tanda yang membedakan dengan jelas antara satu dengan yang lainnya. Maka seharusnya sebuah merek itu memiliki suatu ciri khusu yang identik dengan kepribadiannya dan memang terlahir baru. Buka sebuah merek yang diperbaharui atau sesuatu produk gagal yang diperbaiki menjadi lebih baik. Pemakaian sebuah merek tidak hanya sebatas untuk meraup keuntungan. Merek memiliki tujuan lain yang tidak hanya bisa dipandang dari segi ekonomi. Merek juga memiliki peran untuk memperlancar kegiatan perdagangan barang atau jasa untuk melaksanakan pembangunan. Untuk diperlukan perlindungan merek agar tidak membuat aktifis plagiarisme semakin gencar dengan praktek kotornya. Karena pada dasarnya perlindungan merek tidak hanya untuk kepentingan pemilik merek saja akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen.

Aktifis plagiarisme tidak hanya terjadi di Indonesia masalah mengenai perlindungan merek juga marak terjadi diberbagai negara. Keuntungan yang didapatkan dengan cara yang tidak sulit mendorong sebuh merek untuk ditiru atau numpang tenar layaknya seorang artis. Peniruan merek terkenal marak terjadi memang dilandasi oleh “itikad tidak baik”. Semata-mata tujuannya hanyalah materi, memperoleh keuntungan dengan nebeng dengan popularitas sebuah merek. Perlakuan yang seperti ini memang tidak seharusnya dan tidak selayaknya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap merek terkenal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain dibutuhkan respon serta inisiatif pemilik merek, dapat juga dilakukan oleh kantor merek dengan menolak permintaan pendaftaran merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal.

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu :

1. Tidak mengatur definisi dan kriteria merek terkenal.
2. Penolakan atau pembatalan merek, atau larangan penggunaan merek yang merupakan reproduksi, tiruan atau terjemahan yang dapat menyesatkan atas suatu barang atau jasa yang sama atau serupa apabila perundang-undangan negara tersebut mengatur atau permintaan suatu pihak yang berkepentingan.
3. Gugatan pembatalan dapat diajukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dari pendaftaran, namun tidak ada jangka waktu apabila pendaftaran itu dilakukan dengan itikad tidak baik.

Terhadap perlindungan merek terkenal dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang merek diatur dalam pasal 6 ayat 1 (b), ayat 2 ayat 3 (a) yang berbunyi :

Pasal 6 :

1)     Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya.

2)     Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3)     Permohonan juga harus ditolak oleh Direktur Jenderel apabila Merek tersebut:

a.       Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Kemudian penjelasan pasal tersebut di atas menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) Huruf b :

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan  atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Pasal 6 Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (3) Huruf a :

Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam daftar Umum Merek.

Dari ketentuan diatas dapat ditentukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan keterkenalan suatu merek terkenal yaitu :

• Pengetahuan masyarakat yang relevan terhadap merek.
• Pengetahuan masyarakat terhadap promosi merek.
• Didaftar oleh pemiliknya diberbagai negara.

Selain perlindungan yang telah diatur dalam pasal 6 ayat 1 (b), ayat 2 dan ayat 3 (a) UU No. 15 Tahun 2001, sebetulnya bagi siapa saja yang dengan sengaja mempergunakan merek milik orang lain dapat dikategorikan telah melakukan sesuatu kejahatan dan diancam dengan pidana penjara maupun denda sebagaimana diatur dalam pasal 90, 91, 92, 93, dan 94 Undang undang No. 15 Tahun 2001.

Analisis kasus dikaitkan dengan kasus yang ada suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikat tidak baik dan pemohon ada niat dan sengaja untuk meniru, membonceng atau menjiplak ketenaran merek lain demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan menimbulkan kerugian pihak lain atau menyesatkan konsumen. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan. Permohonan yaitu permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

Pendaftaran suatu merek berfungsi sebagai berikut :

1. Untuk barang bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang terdaftar,
2. Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh permohonan lain untuk barang / jasa sejenis,
3. Sasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/ jasa sejenis.

Syarat dan Tata cara Permohonan Pendaftaran Merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat pada pasal 7 yaitu :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :
• Tanggal, bulan, dan tahun;
• Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
• Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
• Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
• Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
5. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama – sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
6. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Di dalam kasus “LOTTO” ini, “LOTTO” Singapura memiliki bukti. Memiliki nomor pendaftaran merek dari Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dengan pendaftaran No. 137430, yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dengan memberikan nomor pendaftaran juga kepada “LOTTO” Indonesia.

Setelah pengajuan perkara “LOTTO” Singapura ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bukti kasus tersebut tidak kuat, akhirnya “LOTTO” Singapura mengajukan permohonan kasus kepada Mahkamah Agung. Tidak hanya menuntut “LOTTO” milik Hadi Darsono ( Tergugat I ), mereka juga menuntut Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman bagian merek ( Tergugat II ) karena telah lalai memberikan nomor pendaftaran merek kepada perusahaan yang namanya sama tetapi berbeda usaha barangnya setelah perusahaan pertama mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman.

Terdaftarnya suatu merek dagang pada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dapat dibatalkan oleh Hakim bilamana merek ini mempunyai persamaan baik dalam tulisan ucapan kata, maupun suara dengan merek dagang yang lain yang sudah terlebih dulu dipakai dan didaftarkan, walaupun kedua barang tersebut tergolong tidak sejenis terutama bila hal tersebut berkaitan dengan merek dagang yang sudah terkenal didunia internasional.

Dalam kasus ini Mahkamah Agung konsisten pada putusannya dalam perkara merek terkenal Seven Up – LANVIN – DUNHILL: MA-RI No. 689 K/SIP/1983 dan MA-RI No. 370 K/SIP/1983, yang isinya sebagai berikut: Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan dalam keseluruhan dengan suatu merek yang terdahulu dipakai atau didaftarkan, walaupun untuk barang yang tidak sejenis, terutama jika menyangkut merek dagang terkenal. Pengadilan tidak seharusnya melindungi itikad buruk Tergugat I. Tindakan Tergugat I, tidak saja melanggar hak Penggugat tetapi juga melanggar ketertiban umum di bidang perdagangan serta kepentingan khalayak ramai.

Setelah memeriksa perkara ini Mahkamah Agung dalam putusannya berpendirian bahwa judex facti salah menerapkan hukum, Pengadilan Negeri mengesampingkan kenyataan bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dari merek LOTTO di Indonesia. Ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum menurut UU Merek No. 21 tahun 1961. Sementara itu, Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah dengan tidak dapat membuktikan keaslian bukti-bukti yang diajukannya. Sehingga putusannya harus dibatalkan selanjutnya, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Pendirian Mahkamah Agung tersebut di dasari oleh alasan juridis yang intinya sebagai berikut :

• Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore telah mendaftarkan merek LOTTO di Direktorat Paten & Merek Departemen Kehakiman RI tanggal 29/6/1976 dan 4-3-1985.
• Merek “LOTTO” secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai merek dagang dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang yang berpakaian biasa atau berkaitan olah raga beserta perlengkapannya.
• Merek “LOTTO”, yang didaftarkan Tergugat I adalah jenis barang handuk dan saputangan, pada 6 Oktober 1984.
• Mahkamah Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I berbeda dengan yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan Tergugat I tergolong perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang yang termasuk dalam kelompok barang sejenis kelengkapan berpakaian seseorang dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih dahulu, Mahkamah Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan satu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat. Hal ini berarti Tergugat I dalam prilaku perdagangannya yaitu menggunakan merek perniagaan yang telah ada merupakan perbuatan yang bersifat tidak jujur, tidak patut atau tidak mempunyai itikad baik.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

• Mengadili:
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
• Mengadili Sendiri :
• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
• Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang “LOTTO” dan oleh karena itu, mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.
• Menyatakan bahwa merek “LOTTO” milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor registrasi 87824 adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata, maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kualitas barang.
• Menyatakan pendaftaran merek dengan registrasi 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I batal, dengan segala akibat hukumnya.
• Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor registrasi 197824 dalam daftar umum.